武汉著名知识产权律师
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武汉著名知识产权律师
专利侵权纠纷之被告方抗辩策略分析
作者：董通 律师
从事专利法律业务也有几个年头，作为一名律师，主要还是围绕专利诉讼及部分非诉业务。从律师素质定位来讲，应当进可攻退可守，不管是代理原告还是被告，都应该自圆其说、游刃有余才好。今天，先跟大家分享下作为被告方的诉讼抗辩心得。
执业以来，对于专利诉讼领域，我代理了诸多的被告方，也多少积累了些经验。随着近年来法律意识的普及，当一个案件出现的时候，作为被告方的当事人大多还是愿意主动寻求律师帮助的，而不再是忍气吞声，或者花钱了事。再加上时常会遇到一些“专利蟑螂”的肆意“敲诈”，也使得一些商家不堪其扰，既不情愿也不甘心。实际上，在专利诉讼中成为了被告，并不是就一定会败诉，更不是就一定要赔钱。因为专利案件相较于普通民事案件来讲，相对复杂，也有着它自身的特性。单就被告方的诉讼抗辩策略就有别于普通案件，只要选对抗辩方向，就有希望打开胜利的突破口。接下来，我将就专利诉讼中被告的常用抗辩理由逐一为大家介绍，并穿插一些亲身接触或经办的案例，以期共同学习讨论。
一、专利权失效
专利权的获得有别于著作权，它是依当事人的申请而获得，并非自然形成，即只有向国家知识产权局申请专利，且国家授权公告以后，才会产生专利权。而且，专利权保护期也有时限，就我国来说，外观设计和实用新型专利保护期为10年，发明专利保护期为20年。另外，专利权人每年还要向国家定期缴纳年费。如果某专利超过法定保护期，亦或者未按时缴纳年费等，都会造成专利权终止丧失。专利权丧失，原权利人也就无权起诉。所以被告方在陷入专利侵权诉讼后，首先应核实涉案专利权是否仍然有效。
本律师团队曾经接触过一起专利案件，我方当事人系一家生产汽车防滑脚垫的企业，突然有一天收到法院传票，被诉原因就是因为其制造、销售的脚垫产品侵犯了他人外观设计专利权。出于专利律师的职业习惯，接触到案件的第一时间先核实了专利的法律状态，发现该专利已经因为未缴年费而终止丧权，单就这一抗辩理由足以推翻对方起诉。
二、主体不适格
原告作为专利案件起诉方，必须是跟案件事实有直接利害关系，比较常见的是专利权人或专利权被许可人。如果专利权人是两个及两个以上主体，那么起诉时必须是双方共同起诉，或者是一方取得另一方授权或弃权声明后，才能单独起诉；专利被许可方式分为普通许可、排他许可及独占许可，只有独占许可的被许可人才有权以自己的名义直接提起诉讼，其它两种形式的被许可人都要取得法定的授权文书后才能起诉，否则就属于起诉主体不适格，法院将驳回起诉。
三、诉讼时效超期
专利侵权诉讼也属于民事侵权的一种，也存在2年诉讼时效的规定，即自权利人知道或应当知道权利被侵害之日起2年内须采取维权措施，否则将丧失胜诉权。如果某案件中，原告举证的侵权行为发生在起诉前两年以外，作为被告方即可主张诉讼时效抗辩。当然了，如果原告方能够补充证明在起诉时侵权行为一直在持续的，则另当别论。
四、对比不侵权
依据《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第七条之规定，现行专利法对发明和实用新型专利的侵权认定采取的是“全面覆盖”原则，废除了“多余指定”原则的适用。全面覆盖原则一方面对专利文件撰写提出了更高的要求，另一方面也给专利诉讼的被告方提供了“一线生机”。当一件产品被指控侵犯某项专利权时，我们首先会将被诉产品的技术特征与专利权利要求记载的全部技术特征进行逐一比对，看是否存在区别。如果存在不同点，而且这一不同点是采取了不同的技术手段，实现了不同的技术功能，达到了不同的技术效果，而且本领域技术人员并非轻易联想得到，那么此时我们就可以主张产品没有落入专利权保护范围，即不构成侵权。
另外，外观设计的侵权认定主要是将被控产品设计与专利文件中表示在图片或者照片中的外观设计进行对比，判断二者是否相同或相近似，从而判定构成侵权与否，但仅是功能性设计除外。2016年新颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》第十七条，对具有变化形态的产品设计的专利保护又做了进一步限定，即被诉侵权设计缺少变化状态图所示的其中一种使用状态下的外观设计，与之不相同也不近似的，人民法院应当认定被诉侵权设计未落入专利权的保护范围。
比对不侵权抗辩是实践中运用较多的抗辩理由，也是成功率相对较高的抗辩策略之一。我团队曾经代理过一起家具行业的外观设计侵权案件，双方都是行业内老牌知名企业。原告方起诉后，我方认真研究了其专利设计，发现对方专利图片显示的保护范围与其主张的保护范围不符，也就是说我方的被控产品没有完全采用原告专利文件显示的设计要点，最终法院也是据此驳回了原告方的全部诉讼请求。
五、现有设计或现有技术抗辩
我国专利法于2009年进行了较大修改，其中第六十二条明确规定了在专利侵权纠纷中，被控侵权人有证据证明其实施的技术或者设计属于现有技术或者现有设计的，不构成侵犯专利权，此即现有技术或现设计抗辩的法律依据。现有技术或现有设计是指在专利申请日之前为公众所知的技术或设计。该部分技术或设计已经公开，即进入公知领域，不应被在后申请的专利所垄断。《专利申请指南》所规定的公开主要包括出版物公开、使用公开或其他形式的公开。在专利诉讼中，如果能够证明在原告的专利申请日之前，就存在与被控产品所采用的技术或设计相同或等同的技术方案、亦或相同及相近似的设计，那么被告方即可主张自己的被控产品所采用的系现有技术或设计，而非专利技术或设计，不构成专利侵权，此谓现有技术抗辩。
现有技术或现有设计抗辩制度的设计，系基于节约行政资源、提高司法效率考虑，避免当事人疲于申请涉案专利宣告无效。对于一些明显简单的专利，司法界越来越倾向于将抵触申请之技术或设计也参照现有技术或现有设计抗辩予以适用，充分发挥现有技术抗辩制度的法律功效。
本人代理过一起专利侵权案件，被告以侵犯外观设计为由将我当时人诉至法院。经调查得知，被告方产品基本采用网络销售渠道，而天猫等网销平台对于已售产品可以留存宝贝快照等资料，有时买家还会的评价记录中晒图，这些都可以被告方取证的途径。最终我方搜集到一张在涉案专利申请日之前销售的被控产品图片，然后结合其它辅助证据，最终以现有设计抗辩成功胜诉。实际上，凭借本案的成功判决结果，亦可以将对方专利权宣告无效。
在此强调一点，正是该抗辩制度的设立，将倒逼专利权利人加强对自身专利技术的管理和维护，如果没有严谨专业的专利规划和布局，将会对后期专利维权埋下重大隐患，有时甚至造成本方专利成为自己的拦路虎！
六、权利用尽
权利用尽是指专利产品由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，即视为专利权益应经实现殆尽，经合法渠道取得该产品的主体再行使用、许诺销售、销售、进口该产品的，不构成专利侵权。该制度的法律依据是专利法第六十九条第（一）项。司法实践中，权利用尽原则适用较少，正常情况下，鲜有乌龙事件发生。
针对国际贸易中存在的平行进口问题，时常会引用此原则予以评判。同时理论界也存在着国内穷竭与国际穷竭两种学说，在此不做过多阐述。
七、合法来源
合法来源抗辩制度基于现行专利法第七十条规定，即为生产经营目的使用、许诺销售或者销售不知道是未经专利权人许可而制造并售出的专利侵权产品，能证明该产品合法来源的，不承担赔偿责任。新颁布的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》于第二十五条又做了补充性完善：被诉侵权产品的非制造方能够举证证明其已支付该产品的合理对价的，可以继续使用、许诺销售、销售被控产品。
我方曾代理一家欲上市公司被诉的专利侵权案件，原告索赔上千万，案件结果将直接决定上市审批及计划。侵权产品是我们客户采购过来以后作为部件再组装、加工成产品出售，原告起诉的侵权部分恰是该部件。在分析案情后，我团队决定采取合法来源抗辩，随后将客户相关产品的进货渠道、单据认真梳理了一遍，将数目、规格、价格一一对应，而且还使得供应商出庭作证，最终法官采纳我们的观点，合法来源抗辩成立。
合法来源抗辩主要适用于被控产品流通环节中涉及到的被诉侵权主体，这一制度本身也体现了“打击侵权源头”的专利保护思想，同时也要求流通环节的贸易主体必须进一步规范交易行为，防范法律风险。说到这里，不仅想到律师圈里的职业打假人，多是通过维权诉讼的形式牟利创收，有人甚至专门大批量起诉经营管理不规范的个体户或淘宝商家，而刻意避开背后的侵权厂家，其目的就是快速“变现”。此举也多次引发围攻司法机构的群体事件，就连一直号召打假的马云先生近日也作出了反击，对“名为维权实为牟利”的恶意知识产权网络投诉行为提起反不正当竞争诉讼。想必立法部门也是认识到此类讼棍行为的不堪，为追求法律效果与社会效果的统一，才有意完善了合法来源抗辩制度，而且最近对该制度的适用门槛（或者说证明标准）越来越低，这也许是“小本经营”的福音。
八、无效抗辩
基于我国国情及现行的专利法律制度，专利行政资源相较于专利审查工作量来讲，严重匮乏。比如在专利审查环节，审查员不可能对每项专利进行过于详细的检索审查，尤其是实用新型和外观设计专利，仅是形式审查申请人提交的材料是否齐全而已，而对于技术或设计本身是否具备专利三性基本无实质审查。那么，对于很多缺乏创新性的已授权专利就要求存在一种事后救济机制，此专利无效宣告程序便应运而生。
如果发生侵权诉讼后，被告方在其他抗辩思路都行不通或存在较大失败风险的时候，我们就会建议客户选择专利无效程序，釜底抽薪，彻底清除原告方专利权障碍。一经成功，侵权也就无从谈起，而且永绝后患。无效宣告程序要求申请人必须精准定位无效理由，并进行专业检索，正确组合使用对比文件。有时无效宣告还要和现有技术抗辩策略存在交叉，当事人应综合考量案件效益，比较适用。
专利权无效成功，专利权视为自始不存在，相应的专利技术也会进入公知领域，其它经营者均可自由实施。所以实践中，经常发生若干个被告联合起来共同发起涉案专利无效的案例，共担成本、共享利益。
九、禁止反悔原则
《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第六条规定：专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。这就是禁止反悔原则的由来，其法理源于民事领域的当事人自由处分原则。如果原告方在专利申请、无效等程序中为了保存专利有效，而对某个技术方案或特征给予了较狭窄的解释亦或是放弃，那么就必然导致其专利权保护范围的变窄。在随后的侵权诉讼中，如果被控产品恰好实施了原告方放弃的技术特征，亦或是跳出了狭窄解释的保护范围，则不构成侵权，原告方不得对自己在先的放弃或狭窄解释反悔。
本人曾代理一起电子领域的发明专利侵权案件，在分析对方专利后，经过详细的检索比对，我方确定了现有技术加公知常识的组合抗辩策略，但存在一定风险，因为现有技术中缺少一项“导线断开”的技术特征。为此，我方遂即提起了无效宣告程序，口审过程中，在我方不断施压下，对方为确保专利权有效，当庭被迫自认了“导线断开”技术特征系公知常识，也就相当于将该技术特征放弃保护。 在接下来的诉讼庭审中，我方利用无效取得的“预期成果”，提出了既定的现有技术加公知常识的组合抗辩策略。本案中，虽然原告保存了专利，却输掉了官司，这就是禁止反悔原则展现给被告的魅力!
十、公知技术抗辩
公知技术抗辩是本人基于广东省高级人民法院判定的一宗案例总结出的一种抗辩理由，一种新的不侵害专利权抗辩方式，与现有技术抗辩存在交集，但也有明显的区别，姑且称之为公知技术抗辩。
实践中，经常有权利人将某技术方案同时申请发明专利和实用新型专利，即分案申请，有时甚至申请两个相同类型的专利。当其中一个专利终止后，权利人又运用另一项专利起诉被告。需要说明的是，该终止后的专利不构成现有技术和抵触申请的情况。参考广东省高级人民法院意见：如果已终止的专利系基本专利的从属专利，若基本专利仍然有效存在，从属专利权终止并不会导致该专利技术进入公有领域；如果同一申请人对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，实用新型专利权被授权之后终止，而发明专利申请尚未公布或处于临时保护期内或被授权，而且也已注明了同案申请信息，实用新型专利权的终止也不会导致该专利技术进入公有领域。除此之外的通常情况下，专利权终止将导致专利技术进入公有领域，任何人都可以自由地实施已经进入公有领域的技术。由此可见，被告可以利用上述两种情形之外的公知技术实施抗辩。
上述内容介绍了被告方十种常见的抗辩策略，其他还有先用权抗辩、临时过境抗辩、强制许可制度、指定许可抗辩（专利法十四条）、合理使用抗辩（专利法第六十九条第四、五项）等等，有时原告方还可以“围魏救赵”，选择另案反向起诉原告以抵消其诉讼请求等等。总之，被告并不一定被动，只有适得其法，才能最大限度争取对自己有利的案件结果。
作者：董通 律师
工作单位：北京盈科（武汉）律师事务所
